안녕하세요, LexaMedi의 이일형 에디터입니다. 약사이자 변리사 자격을 가진 변호사로서 제약바이오 기업 실무자분들을 자주 만나 뵙는데요. 최근 K-바이오의 위상이 높아지면서 글로벌 빅파마와의 라이선스 아웃(L/O) 계약 소식이 자주 들려오죠? 정말 뿌듯한 일입니다.

하지만 이런 대규모 기술이전 계약이 늘면서, 실무자분들의 어깨도 무거워지셨을 거예요. ‘라이선스 계약’이라는 게 단순한 기술 사용 허락을 넘어, 기술이전, 공동연구, 특허 실시권 설정 등 복잡한 법률 관계가 얽혀있기 때문이죠. 오늘은 제약바이오 실무자라면 꼭 알아야 할 라이선스 계약의 핵심 조항과 성공적인 협상 전략에 대해 속 시원히 알려드릴게요.

1. 라이선스 계약의 심장: 독점권과 범위 설정

라이선스 계약 협상의 출발점은 바로 ‘독점성이냐, 비독점성이냐’를 정하는 것입니다. 라이선시(기술 도입자)는 당연히 독점적 권리를 원하겠지만, 그만큼 높은 계약금과 최소보장 로열티(Minimum Royalty)를 감수해야 하죠. 라이선서(기술 보유자) 입장에서는 기술이 사장될 위험을 막기 위해 ‘최소 마일스톤 지급’ 같은 조건을 거는 게 일반적이에요.

권리의 범위(Scope)를 명확히 하는 것도 정말 중요합니다. 특히 플랫폼 기술처럼 적용 범위가 넓은 경우엔 더욱 그렇죠. 아래 세 가지는 반드시 명시해야 합니다.

• 사용 분야 (Field of Use): 특정 질환(예: 항암제, 자가면역질환 치료제)이나 치료 영역으로 한정합니다.
• 지역적 범위 (Territory): 어느 국가까지 권리를 허용할지 정합니다. (예: 전 세계, 아시아-태평양 지역)
• 재실시권 (Sublicense): 라이선시가 제3자에게 다시 라이선스를 줄 수 있는지 여부입니다. 글로벌 파트너사들은 현지 협력을 위해 재실시권을 요구하는 경우가 많으니, 허용한다면 로열티 배분 등 조건을 세밀하게 정해야 합니다.

알아두세요!
‘최선의 노력(Best Efforts)’ 조항은 분쟁의 단골손님입니다. 라이선서, 라이선시가 상업화를 위해 얼마나 노력해야 하는지 구체적인 기준(예: 연간 최소 연구개발비 지출, 특정 기한 내 임상 진입 등)을 명시해야 나중에 “노력을 다하지 않았다”는 주장을 피할 수 있습니다.

2. 리스크와 수익의 균형: 대금 구조 설계하기

제약바이오 라이선스 계약의 대금 구조는 보통 선급금, 마일스톤, 로열티 세 가지로 구성됩니다. 각 요소를 어떻게 설계하느냐에 따라 회사의 현금 흐름과 미래 수익이 크게 달라지죠.

주의하세요!
글로벌 계약 시에는 환율 변동 리스크에 대비해야 합니다. 특정 통화로 대금 지급을 고정하거나, 환율 변동 범위를 설정하는 등 손실을 최소화할 조항을 반드시 포함하세요.

3. 보이지 않는 자산 지키기: 지식재산권과 개량발명

제약바이오 기술의 핵심은 특허와 노하우입니다. 라이선시 입장에서는 도입하는 기술이 제3자의 특허를 침해하지 않는다는 보증(Warranty)을 강력하게 요구합니다. 하지만 라이선서가 세상의 모든 특허를 확인하긴 불가능하죠. 그래서 보통 “우리가 아는 범위 내에서는 침해가 없다”고 보증 범위를 제한하고, 문제 발생 시 책임 소재를 정하는 면책(Indemnification) 조항으로 리스크를 관리합니다.

또한, ‘개량발명(Improvement Invention)’의 권리 귀속 문제는 정말 중요한 쟁점입니다. 라이선스 기간 동안 라이선시가 기술을 발전시켜 새로운 발명을 만들어냈을 때, 그 권리는 누가 가질까요? 공동 소유로 할지, 한쪽이 독점하되 다른 쪽에 무상의 실시권을 줄지 등을 미리 명확히 해두지 않으면 큰 분쟁으로 번질 수 있습니다.

4. 성공적인 협력을 위한 운영 체계 구축

라이선스 계약은 ‘결혼’과 같다는 말이 있습니다. 계약 체결이 끝이 아니라, 긴밀한 협력의 시작이라는 뜻이죠. 성공적인 파트너십을 위해선 효과적인 관리 체계가 필수적입니다. 대부분의 계약에서는 공동운영위원회(Joint Steering Committee, JSC)를 설치해 연구개발 진행 상황을 공유하고, 마일스톤 달성 여부를 확인하며, 발생하는 이슈를 함께 해결해 나갑니다. 이 위원회를 통해 양사가 투명하게 소통하는 것이 장기적인 신뢰 관계의 핵심입니다.

라이선스 계약 핵심 체크리스트

독점권 및 범위: 독점/비독점 여부, 지역, 사용 분야를 명확히 했는가?

대금 구조: 선급금, 마일스톤, 로열티가 리스크와 수익을 잘 반영하는가?

지식재산권: 특허 비침해 보증 범위와 개량발명 권리 귀속을 정했는가?

운영 및 분쟁: 공동운영위원회, 최선의 노력, 분쟁 해결 절차가 명시되었는가?

성공적인 파트너십은 명확하고 공정한 계약에서 시작됩니다.

자주 묻는 질문

제약바이오 라이선스 계약은 단순한 서류 작업이 아니라, 회사의 미래를 좌우할 수 있는 전략적 결정입니다. 기술의 가치를 제대로 평가받고 장기적인 파트너십을 성공적으로 이끌기 위해서는 체계적인 계약 관리와 전문적인 협상 역량이 필수적입니다. 이 글이 여러분의 성공적인 계약 체결에 작은 도움이 되기를 바랍니다.

☆ Disclaimer: 위 내용은 LexaMedi의 지적 재산으로, 참고용으로만 활용해 주시기 바랍니다. 본 내용에 기반한 법적 조치 등 구체적인 의사결정에 대해서는 책임지지 않으며, 반드시 전문가의 자문을 구하시기 바랍니다.

작성자: 변호사/변리사/약사/미국 회계사(Maine)

변호사 이일형(law@lawyerlih.com)

blog.naver.com/lawyer_lih

안녕하세요, 제약·바이오·의료법률 전문 저널 ‘LexaMedi’의 콘텐츠 에디터, 이일형입니다. 약사이자 변리사 자격을 모두 보유한 현직 변호사로서, 계약서의 작은 문구 하나가 기업의 운명을 바꿀 수 있음을 현장에서 생생하게 느끼고 있습니다.

특히 많은 실무자분들이 라이선스 인·아웃 계약에서 ‘보증(Warranty)’ 조항 때문에 골머리를 앓는 경우를 많이 봤습니다. 기술을 도입하는 쪽은 최대한의 보증을 원하고, 제공하는 쪽은 책임 범위를 최소화하고 싶어 하죠. 이 팽팽한 줄다리기 속에서 어떻게 합리적인 균형점을 찾을 수 있을까요?

보증조항, 왜 이렇게 까다로울까요?

원래 영미법 계약 문화에서 비중 있게 다루어지던 ‘보증(Warranty)’ 조항이 이제는 국내 기술이전, M&A, 투자 계약의 표준처럼 자리 잡았습니다. 라이선스 계약에서는 주로 지적재산권(IP)의 유효성과 비침해성이 핵심 쟁점이 되곤 합니다.

기술 도입사는 “당신네 기술이 제3자의 특허를 침해하지 않음을 100% 보증하라”고 요구하는 경우가 많습니다. 하지만 세상의 모든 특허를 미리 분석하고 침해 가능성을 완벽히 배제하는 것이 현실적으로 가능할까요? 사실상 불가능에 가깝습니다. 바로 이 지점에서 양측의 입장이 첨예하게 대립하며 협상이 난항을 겪게 됩니다.

특히 스타트업이라면 더욱 주의하세요!
이제 막 성장하는 스타트업이나 중소기업에게 과도한 보증 책임은 회사의 존립을 위협하는 독소 조항이 될 수 있습니다. 계약서에 서명하기 전에 보증의 범위와 한계를 명확히 하는 것이 무엇보다 중요합니다.

실무를 관통하는 해법: ‘한정적 보증’의 활용

그렇다면 이 딜레마를 어떻게 풀어야 할까요? 정답은 ‘실현 가능한 수준’에서 합리적인 대안을 찾는 것, 바로 보증의 범위를 제한하는 ‘한정적 보증’을 활용하는 것입니다. 무한 책임의 늪에서 벗어나 예측 가능한 리스크 관리의 영역으로 들어오는 것이죠.

실무에서 가장 널리 쓰이는 방법은 보증의 수준을 “알고 있는 범위 내에서”로 한정하는 것입니다. 이는 보증하는 사람이 모든 것을 책임지는 것이 아니라, 합당한 노력을 통해 인지한 사실에 대해서만 보증한다는 의미입니다.

위 예시처럼 ‘To the best of knowledge’ (아는 한도 내에서) 또는 ‘after reasonable investigation’ (합리적인 조사 후)과 같은 문구를 삽입함으로써 보증인의 책임을 합리적인 수준으로 조절할 수 있습니다. 이는 보증 의무를 회피하는 것이 아니라, 현실적으로 검증 가능한 범위 내에서 성실하게 책임을 다하겠다는 의지의 표현입니다.

알아두세요! 함께 활용하면 좋은 장치들

• 손해배상액의 상한 설정: 보증 위반 시 발생할 수 있는 손해배상 책임을 ‘지금까지 지급받은 로열티 총액’ 등으로 제한하여 리스크를 관리할 수 있습니다.
• 특허 무효 시 실시료 반환 불가: 특허권 자체가 불안정한 권리임을 감안하여, “추후 특허가 무효되더라도 이미 지급된 실시료는 반환하지 않는다”는 조항을 명시하는 것이 일반적입니다.
• 보증 대상의 구체화: 신규성, 진보성 등 특허의 유효성을 구성하는 개별 요건이나 기술의 ‘상업성’과 같이 불확실성이 큰 요소는 보증 대상에서 제외하도록 명시할 수 있습니다.

성공적인 협상을 위한 3가지 전략

결국 보증조항은 협상의 산물입니다. 제가 실무에서 활용하며 효과를 보았던 협상 전략 3가지를 공유해 드립니다.

1. 객관적인 근거 제시: “이것이 국제 계약의 관례입니다” 또는 “유사 기술 분야의 과거 사례를 보면 이 정도 수준의 보증이 일반적입니다”와 같이 업계 표준이나 통용되는 관행을 근거로 제시하면 훨씬 설득력을 높일 수 있습니다.
2. 점진적 접근: 처음부터 모든 카드를 보여주기보다는, 상대방의 우려를 경청하고 공감하며 단계적으로 합의점을 찾아가는 것이 중요합니다. 예를 들어, 절대적 보증을 요구하는 상대방에게 먼저 ‘아는 범위 내에서’ 보증을 제안하고, 추가적인 요구가 있을 시 ‘손해배상 상한’ 카드를 제시하는 방식입니다.
3. 논리적 대안 제시: 상대방이 특정 보증을 요구하는 ‘이유’를 파악하고, 그 근본적인 우려를 해소해 줄 다른 대안을 제시하는 것이 효과적입니다. 예를 들어, 침해 리스크가 우려된다면, 침해 발생 시 공동으로 대응하는 절차를 마련하거나 방어 비용을 분담하는 조항을 제안해볼 수 있습니다.

마무리: 현실적인 보증이 최선의 보증입니다

라이선스 계약에서 보증조항의 핵심은 ‘실현 가능한 합리성’에 있습니다. 100% 완벽한 보증도, 아무런 책임도 지지 않는 무보증도 현실적인 답이 될 수 없습니다. 양측의 입장을 조율한 ‘한정적 보증’이야말로 비즈니스를 성공으로 이끄는 현명한 선택입니다.

보증 조항을 설계하는 것은 곧 예측 가능한 범위 내에서 리스크를 관리하는 과정입니다. 오늘 제가 소개해 드린 실무 가이드가 여러분의 다음 계약 협상에서 든든한 무기가 되기를 바랍니다.

자주 묻는 질문

작성자: 변호사/변리사/약사/미국 회계사(Maine)

변호사 이일형(law@lawyerlih.com)

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