안녕하세요, LexaMedi의 에디터이자 약사 출신 제약바이오 전문 변호사, 이일형입니다.

“변호사님, 드디어 해냈습니다! 50억 투자 확정이에요!”

얼마 전, 저와 오랫동안 자문 관계를 맺어온 한 바이오 벤처 대표님이 떨리는 목소리로 전화를 주셨어요. 창업 초기부터 고생하신 걸 알기에 저도 울컥하더라고요. 하지만 막상 계약서 초안을 검토하기 시작했을 때, 제 손끝이 미세하게 떨렸습니다. 화려한 투자 금액 뒤에 숨겨진 ‘경영권 제한’과 ‘과도한 희석 방지’ 조항들이 눈에 들어왔기 때문이죠.

제약바이오 분야의 투자 유치는 단순한 자금 조달이 아니에요. 미래의 IPO나 기술이전(L/O)의 성패를 좌우하는 아주 중요한 ‘전략적 선택’의 순간이죠. 오늘 이 글에서는 제가 실무 현장에서 수많은 창업자분들과 함께하며 겪었던, 투자 유치 과정에서 절대 놓치면 안 되는 함정들과 그 대응법을 아주 솔직하게 풀어보려 해요.

1. 기존 투자계약이 발목 잡기 전에 ‘선제적 정리’

많은 대표님들이 의외로 간과하시는 부분이 바로 ‘기존 계약의 정비’예요. 창업 초기에 자금이 급해서 엔젤 투자나 시드 투자를 받을 때, 불리한 조건인 줄 알면서도 도장을 찍는 경우가 많잖아요? “일단 살고 보자”는 마음, 저도 충분히 이해합니다.

문제는 회사가 성장해서 시리즈 A, B 단계로 넘어갈 때 발생해요. 초기 투자자에게 과도한 경영 참여권을 줬거나, 후속 투자자의 권리를 침해하는 조항이 있다면 새로운 투자자가 투자를 꺼릴 수밖에 없거든요. 아주 가끔은 신규 계약과 기존 계약이 정면으로 충돌해서 판을 깨버리기도 한답니다.

이일형 변호사의 Tip!
후속 투자 유치 협상 테이블에 앉기 전에, 초기 투자자들을 먼저 만나세요. 회사의 성장을 위해 기존 계약서의 독소 조항을 수정하거나 삭제하는 ‘주주간 계약 변경’을 선제적으로 진행해야 합니다. 회사가 커야 초기 투자자도 수익을 낼 수 있다는 점을 설득하는 게 포인트예요!

2. 경영권 간섭, 어디까지 허용할 것인가?

투자자는 당연히 내 돈이 잘 쓰이는지 감시하고 싶어 합니다. 하지만 그 감시가 ‘간섭’이 되어 경영 효율을 떨어뜨리면 안 되겠죠? 이사회 지명권, 주요 의사결정에 대한 사전 동의권(Veto rights), 예산 승인권 등이 과도하게 설정되면 회사는 식물인간이 될 수도 있어요.

특히 바이오 기업은 임상 진행이나 라이선스 아웃 결정 등 신속한 판단이 생명인데, 사사건건 투자자의 동의를 받아야 한다면 골든타임을 놓칠 수 있습니다. 투자자의 합리적인 ‘알 권리’와 ‘감시권’은 보장하되, 일상적인 경영 판단까지 침해받지 않도록 균형점을 명확히 계약서에 박아두어야 합니다.

투자자 요구 vs 창업자 방어 전략 비교

주의하세요!
‘사전 동의권’은 사실상 ‘거부권’과 같습니다. 투자자가 반대하면 아무것도 못 하는 상황이 올 수 있으니, 동의가 필요한 항목을 아주 구체적이고 한정적으로 명시해야 합니다.

3. 기술 유출과 밸류에이션의 딜레마

글로벌 투자 유치, 특히 해외 자본을 유치할 때는 ‘기술 유출’ 위험이 가장 큰 변수입니다. 실사(Due Diligence)를 핑계로 핵심 데이터(Raw Data)를 요구하는 경우가 많은데, 이걸 다 보여줬다가 투자도 안 하고 기술만 베껴가는 사례가 실제로 빈번해요. 특히 중국계 투자자의 경우 더욱 주의가 필요합니다.

또한, 우리가 보유한 파이프라인의 라이선스 아웃(L/O) 조건은 기업 가치 평가(Valuation)에 직결됩니다. 마일스톤, 로열티 비율, 독점권 범위 등이 제대로 세팅되어 있어야 투자자들도 높은 점수를 줍니다. 글로벌 빅파마와의 계약에서 회사 측 권리가 너무 적다면, 투자자 입장에서는 매력이 떨어질 수밖에 없겠죠?

4. 아름다운 이별을 위한 EXIT 시나리오

“결혼할 때 이혼을 생각하라”는 말이 있죠? 투자 계약도 마찬가지입니다. 들어올 때만큼이나 나갈 때(Exit)의 조건도 중요해요. IPO 의무 조항, 매각 시 우선매수권, 동반매도청구권(Tag-Along) 및 매도청구권(Drag-Along) 등이 창업자와 투자자 모두에게 공정하게 설정되어 있는지 꼼꼼히 따져봐야 합니다.

특히 창업자 입장에서는 경업금지 의무의 기간과 범위를 정말 신중하게 협의해야 해요. 너무 광범위하게 묶어버리면, 만약 회사를 매각하고 난 뒤에 내 전문성을 살린 새로운 도전을 아예 못 하게 될 수도 있거든요.

핵심 요약: 투자유치 성공 방정식

1. 선제적 대응: 기존 투자계약의 독소 조항을 후속 투자 전에 미리 정리하세요.

2. 경영권 수호: 과도한 간섭은 NO! 일상 경영권과 주요 의사결정권을 보호하세요.

3. 기술 보호: 실사 단계에서 정보 공개 범위를 조절하여 기술 유출을 막으세요.

4. 출구 전략: IPO 의무나 경업금지 조항 등 EXIT 시나리오를 유리하게 설계하세요.

계약서의 디테일이 회사의 10년을 좌우합니다.

자주 묻는 질문

제약바이오 투자 유치는 단순한 자금 확보 그 이상입니다. 복잡한 계약서 속에 숨겨진 ‘악마의 디테일’을 찾아내고, 장기적인 관점에서 창업자와 회사 모두에게 유리한 구조를 만드는 것이 성공의 열쇠랍니다.

저는 국내 톱 제약회사 근무 경험과 법률 지식을 바탕으로 여러분의 비즈니스를 지키는 든든한 파트너가 되어드릴 수 있습니다. 혹시 계약서 검토 중에 “이거 괜찮을까?” 싶은 조항이 보인다면, 언제든 댓글로 물어봐 주세요. 제가 아는 선에서 시원하게 답변드릴게요!

< ☆ Disclaimer: 위 내용은 LexaMedi의 지적 재산으로, 참고용으로만 활용해 주시기 바랍니다. 본 내용에 기반한 법적 조치 등 구체적인 의사결정에 대해서는 책임지지 않으며, 반드시 전문가의 자문을 구하시기 바랍니다. >

작성자: 변호사/변리사/약사/미국 회계사(Maine)
변호사 이일형(law@lawyerlih.com)

혹시 중요한 기술 미팅을 앞두고 ‘이거 CDA부터 써야 하는 거 아니야?’라는 생각, 해보신 적 없으신가요? 특히 R&D가 기업의 명운을 가르는 제약·바이오 분야에서는 이런 고민이 더욱 깊어질 수밖에 없죠. 저 역시 약사 출신 변호사로서, 수많은 기업의 기술 협력 과정을 지켜보며 이 ‘첫 단추’의 중요성을 절감하고 있습니다.

최근 한 바이오 벤처 대표님과의 상담이 기억에 남네요. 글로벌 빅파마와의 라이선싱 논의를 앞두고 CDA 초안을 받으셨는데, 생각보다 깐깐하고 복잡한 조항들에 당황하셨더라고요. 오늘은 이처럼 협업의 첫 관문인 비밀유지계약(CDA)에 대해 A부터 Z까지 알아보겠습니다.

CDA, 왜 ‘첫 단추’일까요?

제약·바이오 산업은 하나의 신약을 개발하기 위해 막대한 시간과 수십억 원의 R&D 비용이 투입되는 대표적인 ‘고위험 고수익’ 분야입니다. 이 과정에서 생성되는 임상 데이터, 후보물질 구조, 제조 공정 노하우 등은 그 자체로 엄청난 가치를 지닌 자산이죠.

만약 이런 핵심 정보가 협업 논의 과정에서 경쟁사로 유출된다면? 상상만 해도 아찔한 상황입니다. CDA는 바로 이러한 불상사를 막고, 양사가 신뢰를 바탕으로 솔직하게 정보를 교환할 수 있도록 돕는 최소한의 안전장치인 셈입니다. 즉, CDA는 단순한 형식적 절차가 아니라 우리 회사의 핵심 기술 자산을 보호하는 첫 번째 방어선이라고 할 수 있습니다.

알아두세요!
CDA는 NDA(Non-disclosure Agreement)와 사실상 동일한 의미로 사용됩니다. 업계나 상황에 따라 용어를 혼용하지만, 그 목적과 핵심 내용은 같습니다. 중요한 것은 명칭이 아니라 그 안에 담긴 내용입니다.

CDA의 뼈대: 반드시 확인해야 할 핵심 조항 짚어보기

CDA 초안을 받으면 어떤 조항부터 봐야 할까요? 여러 중요 조항이 있지만, 이 두 가지는 반드시 꼼꼼하게 검토해야 합니다.

협상 테이블에서 살아남기: 실무 쟁점 및 전략

법률 검토를 하다 보면 실무에서 자주 부딪히는 쟁점들이 있습니다. 아래 세 가지는 협상 시 특히 유의해야 할 포인트입니다.

1. 비밀유지 의무는 언제까지? (존속 기간): CDA 계약 자체의 기간(통상 1~2년)과 별개로, ‘비밀유지 의무’가 존속하는 기간은 훨씬 깁니다. 제약 기술의 가치를 고려할 때 5년에서 10년을 요구하는 경우가 일반적입니다. 예전에 한 글로벌 제약사는 “관련 특허가 만료될 때까지”라는, 사실상 20년에 가까운 기간을 제시하기도 했죠. 우리 기술의 가치와 협상력을 고려하여 합리적인 기간을 설정하는 것이 중요합니다.
2. 자료는 어떻게 처리하나? (반환 및 폐기): 논의가 중단되거나 계약이 종료되었을 때, 제공받은 모든 자료(원본, 복사본, 전자파일 포함)를 어떻게 처리할지 명시해야 합니다. 단순 ‘반환’ 조항만으로는 불충분하며, 모든 형태의 복제물을 ‘완전히 파기’하고 이를 증명하는 확인서를 제공하도록 요구하는 것이 안전합니다.
3. 문제가 생기면 어디서 다투나? (준거법 및 재판 관할): 특히 해외 기업과의 계약에서 매우 중요한 부분입니다. 각 국가의 법률과 재판 절차는 장단점이 뚜렷합니다. 섣불리 상대방에게 유리한 국가의 법을 준거법으로 동의하기보다는, 각 옵션을 신중히 비교 검토해야 합니다.

주의하세요!
손해배상액을 미리 정해두는 ‘손해배상액의 예정’ 조항이 있다면 신중하게 검토해야 합니다. 정보 유출 시 발생할 수 있는 실제 손해액을 입증하기 어렵다는 장점도 있지만, 금액이 과도하게 책정될 경우 오히려 큰 부담으로 작용할 수 있으니 합리적인 수준인지 반드시 따져봐야 합니다.

CDA 핵심 체크리스트

비밀정보 범위: 예외 조항이 명확하게 포함되었는가?

사용 목적: 구체적이고 한정적으로 기술되었는가?

의무 존속 기간: 우리 기술의 가치에 비해 기간이 너무 길거나 짧지 않은가?

분쟁 해결: 준거법과 재판 관할이 우리에게 불리하지 않은가?

성공적인 협업은 꼼꼼한 CDA 검토에서 시작됩니다.

자주 묻는 질문

바이오 기술이 고도화되면서 이제는 한 회사가 모든 것을 다 할 수 없는 ‘오픈 이노베이션’의 시대입니다. 그만큼 기업 간 협력은 선택이 아닌 필수가 되었고, CDA의 중요성은 앞으로 더욱 커질 것입니다.

좋은 CDA는 단순히 비밀을 지키는 것을 넘어, 파트너 간의 신뢰를 구축하고 지속 가능한 협력 관계를 만드는 튼튼한 주춧돌이 됩니다. 제약·바이오 전문 변호사로서, 여러분의 성공적인 파트너십 구축에 도움이 되기를 바랍니다. 더 궁금한 점이 있다면 언제든 편하게 댓글로 문의해주세요.

☆ Disclaimer: 위 내용은 LexaMedi의 지적 재산으로, 참고용으로만 활용해 주시기 바랍니다. 본 내용에 기반한 법적 조치 등 구체적인 의사결정에 대해서는 책임지지 않으며, 반드시 전문가의 자문을 구하시기 바랍니다.

작성자: 변호사/변리사/약사/미국 회계사(Maine)
변호사 이일형(law@lawyerlih.com)

안녕하세요, 약사이자 변리사, 그리고 제약·바이오 전문 변호사로 일하고 있는 이일형입니다. 솔직히 말씀드리면, 제약·바이오 업계의 ‘기술이전’이라는 용어가 때로는 법률 전문가들조차 헷갈리게 만들 때가 있어요. 기술을 ‘이전’한다는 단어만 보면 소유권 전체를 넘기는 계약으로 오해하기 쉽거든요. 하지만 실무에서는 소유권은 그대로 두고 사용권만 넘기는 ‘라이선싱’까지 포괄하는 경우가 대부분이죠. 그래서 오늘은 제약 분야에서 정말 중요한 계약 형태인 기술이전계약, 그중에서도 ‘특허양도계약’에 대해 실무적인 이야기를 좀 해보려고 합니다. 독자님들이 현장에서 겪으실 수 있는 고민을 시원하게 해결해 드릴게요!

기술이전계약, 라이선싱 vs. 특허양도

서두에서도 언급되었지만, 제약·바이오 업계에서 흔히 말하는 ‘기술이전’ 계약은 크게 두 가지 형태를 포함해요. 하나는 실시권 설정 계약(라이선스 계약)이고, 다른 하나는 특허양도계약입니다.

• 실시권 설정 계약 (라이선싱): 기술이나 특허의 소유권은 그대로 보유하면서, 상대방에게 일정 기간 동안 기술을 사용할 권리(실시권)만 부여하는 방식입니다. 신약이 시장에 출시되면 지속적으로 ‘실시료(로열티)’를 받을 수 있어서 기술을 보유한 회사들이 많이 선호하는 형태이기도 합니다.
• 특허양도계약: 특허권 자체의 소유권을 완전히 이전하는 계약입니다. 특허권 이전 등록이 완료되면, 양수인이 해당 특허에 대한 모든 권리를 단독으로 행사하게 되고, 양도인은 더 이상 어떤 권리도 갖지 못하게 됩니다.

알아두세요!법률적으로 특허 양도는 민법상 물권적 효력을 가지며, 반드시 특허청에 이전등록을 해야만 효력이 발생합니다. 계약서만으로는 효력이 완전하게 인정되지 않는다는 점을 명심해야 합니다.

제약회사가 특허양도를 선택하는 이유

일반적으로 지속적인 수익이 발생하는 라이선싱 계약을 선호하지만, 때로는 특허양도를 선택하는 것이 더 유리할 수 있어요. 특히 재정적으로 어려움을 겪는 바이오 벤처나, 사업 포트폴리오를 재편하려는 대형 제약회사에서 이런 결정을 내리곤 합니다.

특허양도계약이 주로 이뤄지는 대표적인 목적들은 다음과 같습니다:

• R&D 비용 회수: 초기 임상 단계의 바이오 벤처가 연구개발에 투자했던 막대한 비용을 회수하기 위해 특허를 대형 제약사에 양도합니다.
• 포트폴리오 전략 강화: 대형 제약사가 기존 파이프라인의 특허 만료에 대비해 유망한 기술을 확보함으로써 신약 파이프라인을 다변화합니다.
• 제휴 종료 또는 M&A 준비: 기업 간 협력 관계를 정리하거나 인수합병(M&A)의 사전 단계로 권리 관계를 깔끔하게 정리하는 목적으로도 활용됩니다.

주의하세요!특허는 단순한 기술이 아닌, 기업의 가치 평가와 투자 유치에 직접적인 영향을 미치는 핵심 자산입니다. 그렇기 때문에 특허양도계약은 단순한 자산 이전이 아니라, 기업의 전략과 법적 리스크가 복합적으로 얽혀 있는 전문적인 계약이라는 것을 반드시 인식해야 합니다.

특허양도계약서 작성 시 실무상 체크리스트

특허양도계약서는 단순히 표준 양식에 의존해서는 안 돼요. 제약·바이오 분야 특유의 복잡성을 고려해서 각 항목을 꼼꼼하게 검토해야 합니다. 특히 다음 네 가지 사항은 꼭 확인해봐야 해요.

• 1. 대상 특허의 명확한 특정계약서에 특허 명세서, 청구항 범위, 출원번호, 등록번호 등을 명확하게 기재하는 것이 필수입니다. 양수인 입장에서는 양도인의 말만 믿지 말고, 반드시 국내외 특허 권리 관계를 철저히 확인해야 합니다. PCT 출원의 경우 각국별 등록 상황이 다를 수 있으니 정확한 확인 작업이 필요해요.
• 2. 권리 이전의 시점 및 조건실무에서는 계약 효력 발생 시점을 특허청 이전등록 완료 시점으로 명시하는 경우가 일반적입니다. 상대방이 이전등록에 협력할 의무와 그 시한을 구체적으로 계약서에 포함시키는 것이 좋습니다.
• 3. 양도대금 및 지급조건양도 대가는 일시금(lump-sum) 방식 외에도 단계별 마일스톤 지급 방식으로 계약할 수 있어요. 또한 후속 라이선싱 수익의 일부를 양도인에게 귀속시키는 조건도 함께 규정하는 경우가 있으니 명확히 해야 합니다.
• 4. 특허무효 및 침해소송 위험 관리제약 분야는 특허 무효나 침해 소송이 자주 발생합니다. 양도인은 해당 특허가 유효하고 제3자의 권리를 침해하지 않는다는 점을 보증해야 하며, 계약서에는 특허 무효 소송 시 양도대금 환수, 소송 발생 시 공동 방어 및 배상 책임 등을 명시하는 보증 및 면책 조항을 포함해야 합니다.

특허 공유 관계의 특수성

특허권이 공동으로 소유된 경우, 지분을 양도할 때 특히 더 주의해야 합니다. 특허법에 따르면, 특허권이 공유일 경우 다른 모든 공유자의 동의가 있어야만 지분을 양도하거나 라이선스를 부여할 수 있습니다. 한 명이라도 동의하지 않으면 거래가 진행될 수 없으니, 계약 전 모든 공동 특허권자의 의사를 확인하는 것이 무엇보다 중요해요. 이처럼 공동 특허는 권리자 간의 장기적인 신뢰와 협력이 필수적입니다.

마무리: 핵심 내용을 요약하자면

정말 중요한 내용들이 많았는데요, 간단하게 정리해 볼게요. 제약회사 특허양도계약은 단순히 서류 한 장 주고받는 일이 아니에요. 기업의 미래 전략과 직결되는 매우 전문적인 계약입니다. 표준 계약서만으로 모든 리스크를 관리하기는 어렵죠. 특허 등록 현황, 실시 가능성, 무효 가능성 등 법률적 사항은 물론, 시장 상황까지 종합적으로 고려해야만 합니다.

그래서 저는 다른 계약은 몰라도 특허양도계약만큼은 반드시 전문 변호사의 도움을 받으라고 항상 강조합니다. 복잡한 규제와 분쟁 가능성 속에서 당신의 소중한 자산을 안전하게 지키는 가장 현명한 방법이니까요. 더 궁금한 점이 있다면 언제든지 댓글로 물어봐주세요!

에이비엘바이오 사례로 보는 계약 해지의 현실

지난해 10월, 에이비엘바이오는 인투셀의 ADC 플랫폼 기술인 ‘넥사테칸’을 도입하는 계약을 체결했습니다. 그런데 불과 9개월 만에 계약을 해지하면서, 그 이유로 ‘특허 미확보 또는 제3자 특허 침해 가능성’이라는 불확실성을 언급했죠.

주목할 부분은 에이비엘바이오가 이미 지급한 계약금은 돌려받을 수 없지만, 별도의 위약금 없이 계약을 해지했다는 점입니다. 이는 단순히 계약을 파기한 것이 아니라, 계약서에 명시된 특정 사유에 따라 적법하게 해지권을 행사했음을 의미합니다.

알아두세요!
기술이전 계약 해지가 ‘실패’라는 이분법적 시각은 과도할 수 있습니다. 계약의 구조와 해지 배경을 면밀히 살펴보는 것이 중요합니다.

마일스톤 계약과 진술보증조항의 결정적 역할

제약바이오 분야의 기술이전은 대부분 마일스톤 계약 방식을 따릅니다. 이는 개발 단계별 성과 달성에 따라 계약금(Upfront Payment), 단계별 기술료(Milestone), 그리고 최종적으로 판매액에 비례한 로열티(Royalty)를 지급하는 구조입니다. 이런 구조는 개발 리스크를 분산시키는 역할을 합니다.

하지만 여기서 핵심은 바로 진술보증조항(Representations and Warranties)입니다. 이는 계약 당사자가 특정 사실에 대해 책임을 지고 보증하는 조항으로, 특히 ‘특허 비침해’에 대한 보증이 가장 중요합니다.

이번 에이비엘바이오 사례 역시 인투셀의 ‘넥사테칸’ 기술에서 동일 구조의 선행 특허가 확인되면서 계약 해지 사유가 발생한 것으로 보입니다. 이는 인투셀이 제공한 특허 비침해 진술보증이 지켜지지 않았다는 의미죠.

주의하세요!
실무적으로 완벽한 특허 비침해를 보증하기는 어렵습니다. 특히 출원 후 18개월 동안 비공개되는 특허로 인해 예상치 못한 문제가 발생할 수 있습니다.

진술보증 위반이 마일스톤 계약에 미치는 파급효과

마일스톤 계약 구조에서 진술보증 위반은 단순한 계약 위반을 넘어 전체 프로젝트를 좌초시킬 수 있습니다. 특히 특허 비침해 보증이 깨질 경우, 이후 모든 개발 단계가 무의미해지기 때문이죠.

예를 들어, 임상 2상까지 성공적으로 진행했더라도 특허 침해 리스크가 존재하면 결국 상업화는 불가능해집니다. 이 경우, 이미 투입된 막대한 개발 비용이 전부 손실로 이어질 수 있습니다. 그래서 기술 도입자는 진술보증 위반이 확인되는 순간, 추가 투자를 멈추고 계약을 해지하는 것이 가장 합리적인 선택이 되는 겁니다.

법적 책임 및 대응 방안

진술보증조항이 위반되면 계약위반에 해당하여, 위반한 당사자에게는 손해배상 및 계약 해지 등의 책임이 발생합니다. 에이비엘바이오의 경우, 이미 지급한 계약금은 환수할 수 없지만 위약금 없이 계약을 해지할 수 있었던 것도 이러한 조항 때문으로 보입니다.

흥미로운 점은 에이비엘바이오가 이미 글로벌 빅파마들이 검증한 시나픽스(Synaffix)의 ADC 플랫폼 기술로 대체 개발 일정을 진행 중이라는 사실을 발표했다는 것입니다. 이는 사전에 리스크 관리를 위한 대안을 준비해 둔 전략적 판단으로 해석할 수 있습니다.

실무자에게 드리는 조언: 계약서 작성의 중요성

이 사례는 제약바이오 기술이전 계약에서 계약서의 중요성을 다시 한번 상기시켜 줍니다. 특히 특허와 관련된 진술보증 조항은 단순한 문구가 아닙니다.

마일스톤 계약 구조는 개발 단계별 위험을 분산시키는 훌륭한 도구지만, 그 효과는 계약서의 꼼꼼함에 달려있습니다. 기술 도입자는 물론, 투자자들 역시 계약 체결 시 단순히 ‘호재’로만 보지 말고, 계약 조건을 면밀히 분석하는 습관을 가져야 합니다.

마무리: 핵심 내용 요약

오늘 에이비엘바이오의 사례를 통해 기술이전 계약에서 진술보증조항의 중요성을 다시 한번 확인했네요. 결국 이런 계약에서 성공적인 결과를 얻기 위해서는 기술의 잠재력만큼이나 법적인 보호장치가 얼마나 견고한지가 중요하다고 생각합니다.

이 글이 제약바이오 업계 실무자분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 합니다.

☆ Disclaimer: 위 내용은 LexaMedi의 지적 재산으로, 참고용으로만 활용해 주시기 바랍니다. 본 내용에 기반한 법적 조치 등 구체적인 의사결정에 대해서는 책임지지 않으며, 반드시 전문가의 자문을 구하시기 바랍니다.

작성자: 변호사/변리사/약사/미국 회계사(Maine)

변호사 이일형(law@lawyerlih.com)

안녕하세요, LexaMedi의 이일형 에디터입니다. 약사이자 변리사 자격을 가진 변호사로서 제약바이오 기업 실무자분들을 자주 만나 뵙는데요. 최근 K-바이오의 위상이 높아지면서 글로벌 빅파마와의 라이선스 아웃(L/O) 계약 소식이 자주 들려오죠? 정말 뿌듯한 일입니다.

하지만 이런 대규모 기술이전 계약이 늘면서, 실무자분들의 어깨도 무거워지셨을 거예요. ‘라이선스 계약’이라는 게 단순한 기술 사용 허락을 넘어, 기술이전, 공동연구, 특허 실시권 설정 등 복잡한 법률 관계가 얽혀있기 때문이죠. 오늘은 제약바이오 실무자라면 꼭 알아야 할 라이선스 계약의 핵심 조항과 성공적인 협상 전략에 대해 속 시원히 알려드릴게요.

1. 라이선스 계약의 심장: 독점권과 범위 설정

라이선스 계약 협상의 출발점은 바로 ‘독점성이냐, 비독점성이냐’를 정하는 것입니다. 라이선시(기술 도입자)는 당연히 독점적 권리를 원하겠지만, 그만큼 높은 계약금과 최소보장 로열티(Minimum Royalty)를 감수해야 하죠. 라이선서(기술 보유자) 입장에서는 기술이 사장될 위험을 막기 위해 ‘최소 마일스톤 지급’ 같은 조건을 거는 게 일반적이에요.

권리의 범위(Scope)를 명확히 하는 것도 정말 중요합니다. 특히 플랫폼 기술처럼 적용 범위가 넓은 경우엔 더욱 그렇죠. 아래 세 가지는 반드시 명시해야 합니다.

• 사용 분야 (Field of Use): 특정 질환(예: 항암제, 자가면역질환 치료제)이나 치료 영역으로 한정합니다.
• 지역적 범위 (Territory): 어느 국가까지 권리를 허용할지 정합니다. (예: 전 세계, 아시아-태평양 지역)
• 재실시권 (Sublicense): 라이선시가 제3자에게 다시 라이선스를 줄 수 있는지 여부입니다. 글로벌 파트너사들은 현지 협력을 위해 재실시권을 요구하는 경우가 많으니, 허용한다면 로열티 배분 등 조건을 세밀하게 정해야 합니다.

알아두세요!
‘최선의 노력(Best Efforts)’ 조항은 분쟁의 단골손님입니다. 라이선서, 라이선시가 상업화를 위해 얼마나 노력해야 하는지 구체적인 기준(예: 연간 최소 연구개발비 지출, 특정 기한 내 임상 진입 등)을 명시해야 나중에 “노력을 다하지 않았다”는 주장을 피할 수 있습니다.

2. 리스크와 수익의 균형: 대금 구조 설계하기

제약바이오 라이선스 계약의 대금 구조는 보통 선급금, 마일스톤, 로열티 세 가지로 구성됩니다. 각 요소를 어떻게 설계하느냐에 따라 회사의 현금 흐름과 미래 수익이 크게 달라지죠.

주의하세요!
글로벌 계약 시에는 환율 변동 리스크에 대비해야 합니다. 특정 통화로 대금 지급을 고정하거나, 환율 변동 범위를 설정하는 등 손실을 최소화할 조항을 반드시 포함하세요.

3. 보이지 않는 자산 지키기: 지식재산권과 개량발명

제약바이오 기술의 핵심은 특허와 노하우입니다. 라이선시 입장에서는 도입하는 기술이 제3자의 특허를 침해하지 않는다는 보증(Warranty)을 강력하게 요구합니다. 하지만 라이선서가 세상의 모든 특허를 확인하긴 불가능하죠. 그래서 보통 “우리가 아는 범위 내에서는 침해가 없다”고 보증 범위를 제한하고, 문제 발생 시 책임 소재를 정하는 면책(Indemnification) 조항으로 리스크를 관리합니다.

또한, ‘개량발명(Improvement Invention)’의 권리 귀속 문제는 정말 중요한 쟁점입니다. 라이선스 기간 동안 라이선시가 기술을 발전시켜 새로운 발명을 만들어냈을 때, 그 권리는 누가 가질까요? 공동 소유로 할지, 한쪽이 독점하되 다른 쪽에 무상의 실시권을 줄지 등을 미리 명확히 해두지 않으면 큰 분쟁으로 번질 수 있습니다.

4. 성공적인 협력을 위한 운영 체계 구축

라이선스 계약은 ‘결혼’과 같다는 말이 있습니다. 계약 체결이 끝이 아니라, 긴밀한 협력의 시작이라는 뜻이죠. 성공적인 파트너십을 위해선 효과적인 관리 체계가 필수적입니다. 대부분의 계약에서는 공동운영위원회(Joint Steering Committee, JSC)를 설치해 연구개발 진행 상황을 공유하고, 마일스톤 달성 여부를 확인하며, 발생하는 이슈를 함께 해결해 나갑니다. 이 위원회를 통해 양사가 투명하게 소통하는 것이 장기적인 신뢰 관계의 핵심입니다.

라이선스 계약 핵심 체크리스트

독점권 및 범위: 독점/비독점 여부, 지역, 사용 분야를 명확히 했는가?

대금 구조: 선급금, 마일스톤, 로열티가 리스크와 수익을 잘 반영하는가?

지식재산권: 특허 비침해 보증 범위와 개량발명 권리 귀속을 정했는가?

운영 및 분쟁: 공동운영위원회, 최선의 노력, 분쟁 해결 절차가 명시되었는가?

성공적인 파트너십은 명확하고 공정한 계약에서 시작됩니다.

자주 묻는 질문

제약바이오 라이선스 계약은 단순한 서류 작업이 아니라, 회사의 미래를 좌우할 수 있는 전략적 결정입니다. 기술의 가치를 제대로 평가받고 장기적인 파트너십을 성공적으로 이끌기 위해서는 체계적인 계약 관리와 전문적인 협상 역량이 필수적입니다. 이 글이 여러분의 성공적인 계약 체결에 작은 도움이 되기를 바랍니다.

☆ Disclaimer: 위 내용은 LexaMedi의 지적 재산으로, 참고용으로만 활용해 주시기 바랍니다. 본 내용에 기반한 법적 조치 등 구체적인 의사결정에 대해서는 책임지지 않으며, 반드시 전문가의 자문을 구하시기 바랍니다.

작성자: 변호사/변리사/약사/미국 회계사(Maine)

변호사 이일형(law@lawyerlih.com)

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