안녕하세요, LexaMedi의 에디터이자 약사 자격을 보유한 제약바이오 전문 변호사 이일형입니다. 😊
회의실 테이블 위에 놓인 두툼한 영문 라이센싱 계약서(L/O 또는 L/I)를 보며 마른 세수를 하던 경영진분들의 모습을 현장에서 참 많이 봤습니다. 수백억 원 규모의 딜이 눈앞에 있는데, 계약서 속 단어 하나가 회사의 향후 5년, 아니 존폐를 좌우할 수도 있다는 압박감 때문이겠죠. “변호사님, 이 ‘Reasonable efforts’라는 표현, 나중에 문제 안 될까요?”라는 떨리는 질문 뒤에는 깊은 불안이 숨어 있습니다.
솔직히 말씀드리면, 제약바이오 라이센싱은 단순한 물품 거래가 아닙니다. 보이지 않는 지적재산권(IP)의 범위를 정하고, 아직 성공하지 않은 임상시험의 실패 리스크를 누가 떠안을지 결정하는 치열한 수싸움이에요. 저는 국내 메이저 제약사 사내변호사로 근무하며 수십 건의 계약을 검토했고, 필드에서 터지는 분쟁을 직접 막아왔습니다. 오늘은 교과서적인 이야기는 빼고, 실무에서 진짜 피가 되고 살이 되는 핵심 법적 포인트만 콕 집어 정리해 드릴게요.
1. CDA(비밀유지계약), 템플릿만 믿다간 큰일 납니다 🤔
많은 분들이 본격적인 딜에 앞서 맺는 CDA를 그저 ‘통과의례’ 정도로 생각하고 인터넷에 떠도는 표준 양식에 서명하곤 합니다. 하지만 나중에 기술 유출 분쟁이 터졌을 때 승패를 가르는 건 바로 이 ‘첫 단추’인 CDA입니다.
여기서 반드시 챙겨야 할 실무 쟁점은 세 가지입니다.
- 비밀정보의 정의(Definition): 내가 기술을 주는 입장(Licensor)이라면 “구두로 제공된 정보”까지 포괄하도록 넓게 잡아야 하고, 받는 입장(Licensee)이라면 “서면으로 ‘Confidential’이라 명시된 것만”으로 좁혀야 합니다.
- 수령자의 범위: 상대방 회사의 직원뿐만 아니라 그들의 자문사(변호사, 회계사)나 위탁생산업체(CMO)까지 비밀유지 의무를 지도록 Representative 조항을 명확히 해야 나중에 꼬리 자르기를 당하지 않습니다.
- 잔존 조항(Survival Clause): 계약 논의가 깨지더라도 핵심 CMC 데이터나 노하우에 대한 비밀유지 의무는 5년 이상, 혹은 영구적으로 유지되도록 못 박아야 합니다.
실무에서는 ‘잔류 기억(Residuals)’ 조항을 조심해야 합니다. 상대방 연구원이 “머릿속에 남은 기억을 활용하는 건 침해가 아니다”라고 주장할 수 있는 근거가 되거든요. 기술 제공자라면 이 조항은 절대적으로 삭제하거나 최소화해야 합니다.
2. 실사(DD)에서 본 리스크, 계약서에 ‘박제’하세요 📊
실사(Due Diligence)는 단순히 기술이 좋은지 구경하는 과정이 아닙니다. 법적으로 공격당할 틈을 찾는 과정이죠. 예를 들어, 타겟 물질의 특허가 제3자의 선행 기술과 유사해 무효가 될 가능성이 발견되었다고 칩시다.
이때 “나중에 문제 생기면 해결해 줄게”라는 구두 약속은 법정에서 휴지 조각이나 다름없습니다. 발견된 리스크는 반드시 진술 및 보장(Representations and Warranties) 조항과 면책(Indemnification) 조항으로 연결해야 합니다.
📝 리스크 반영 예시
상황: 라이센스 대상 특허 A가 경쟁사 특허 B와 침해 소지가 있음.
잘못된 대응: “특허 문제는 Licensor가 알아서 한다” (모호함)
올바른 계약 반영: “본 계약 체결일 기준, 제3자의 지식재산권을 침해하지 않음을 보장한다. 만약 특허 무효 심판이 청구될 경우, 방어 비용 전액과 손해배상액은 Licensor가 부담하며, 특허가 무효화될 경우 기지급된 계약금의 50%를 반환한다.”
3. 계약금보다 중요한 ‘이혼’ 조건 (Termination) 💔
Term Sheet 협상 테이블에 앉으면 다들 업프론트(Upfront)가 얼마인지, 로열티가 몇 퍼센트인지에만 혈안이 됩니다. 하지만 법률가로서 제가 가장 신경 쓰는 부분은 ‘어떻게 헤어질 것인가’입니다.
특히 ‘상업적으로 합리적인 노력(Commercially Reasonable Efforts, CRE)’ 조항이 뇌관입니다. Licensor는 “Licensee가 임상 3상을 2년 내 시작하지 않으면 계약을 뺏어오겠다(해지하겠다)”고 으름장을 놓습니다. 하지만 임상이란 게 식약처 허가가 늦어질 수도 있고, 환자 모집이 안 될 수도 있잖아요?
Licensee 입장에서는 해지 조건에 반드시 ‘불가항력(Force Majeure)’이나 ‘규제 당국의 지연’ 등 통제 불가능한 사유를 예외로 두어야 합니다. 안 그러면 수백억 투자하고도 빈손으로 쫓겨날 수 있습니다.
4. 계약서 주요 쟁점: 창과 방패의 싸움 🛡️
마지막으로 본 계약서 작성 시 가장 치열하게 다투는 세 가지 포인트를 표로 정리해 드립니다. 우리 회사의 포지션에 따라 유리한 문구를 선점해야 합니다.
| 쟁점 구분 | Licensor (기술 제공자) 전략 | Licensee (기술 도입자) 전략 |
|---|---|---|
| 개량 발명 (IP 귀속) | 도입자가 개량한 기술도 원천 기술에 종속되므로 공동 소유하거나 무상 라이센스 요구 (Grant-back) | 독자적인 노력으로 개발한 개량 발명은 도입자의 단독 소유임을 주장 |
| 손해배상 한도 | 한도 설정을 거부하거나, 전체 계약 규모(Total Deal Value)로 높게 설정 | 기지급된 금액(Paid amount) 또는 직전 12개월 로열티 합계로 상한선(Cap) 설정 |
| 분쟁 해결 | 자국 법원 관할 또는 자국법 적용 유리 | 중립적인 제3국 중재(예: 싱가포르 SIAC) 선호 |
5. 재실시(Sublicensing) 수익 배분 계산기 🧮
Licensee가 제3자에게 기술을 다시 라이센싱할 경우(Sublicensing), Licensor에게 줘야 하는 수익 배분율(Sublicensing Income Sharing) 계산이 복잡할 때가 많습니다. 간단하게 구조를 확인해 보세요.
🔢 Sublicense 수익 배분 시뮬레이터
마무리: 핵심 내용 요약 📝
오늘 다룬 내용은 수백 페이지에 달하는 계약서 중 극히 일부지만, 가장 치명적인 부분들입니다.
- CDA: 템플릿만 믿지 말고, '잔류 기억' 조항 등 독소 조항을 체크하세요.
- DD 반영: 실사에서 찾은 리스크는 반드시 '진술 및 보장'과 '면책' 조항으로 연결해야 합니다.
- 해지 조건: 불가항력이나 규제 지연에 대한 안전장치(Safe Harbor)를 마련하세요.
- 개량 발명: 우리가 피땀 흘려 개발한 개량 기술(Improvement)까지 뺏기지 않도록 IP 귀속을 명확히 하세요.
라이센싱 계약은 향후 10년간 양사의 운명을 묶어두는 쇠사슬과도 같습니다. 계약서 한 줄이 수백억의 소송 비용이 될 수도 있고, 회사를 위기에서 구하는 방패가 될 수도 있습니다. 약사로서 기술을 이해하고, 변호사로서 리스크를 봅니다. 여러분의 기술이 제값을 받고 안전하게 거래될 수 있도록, 꼼꼼하게 따져보시길 바랍니다.
혹시 현재 검토 중인 텀시트나 계약 조항 때문에 밤잠 설치고 계신가요? 궁금한 점은 댓글로 남겨주시면 실무 경험을 담아 답변드리겠습니다. 😊
자주 묻는 질문 ❓
작성자: 이일형 변호사 (약사/변리사/미국 회계사(Maine) 자격 보유)
문의: law@lawyerlih.com
☆ Disclaimer: 위 내용은 LexaMedi의 지적 재산으로, 참고용으로만 활용해 주시기 바랍니다. 본 내용에 기반한 법적 조치 등 구체적인 의사결정에 대해서는 책임지지 않으며, 반드시 전문가의 자문을 구하시기 바랍니다.